OJR - Online Journal Recht     

Zitierung: Autor o. Gericht, OJR, Jahrgang, Dokumentnummer (u. ggf. Randnummer)

Rechtsanwalt Dr. Jürgen Weinknecht

Massenabmahnungen wegen Verletzung von Marken durch Domains

Materielle Rechtsfragen

Verwechslungsgefahr zwischen Marken und Domains

Im Kern geht es bei dem Streit um die Frage, ob die Domains tatsächlich mit bekannten Marken beziehungsweise Produkten verwechselt werden können, wenn sie deren bekannte Begriffe enthalten. Ist es also möglich, dass ein Surfer im Internet z. B. auf der Website eine bekannte Firma vermutet, statt dessen aber ein völlig anderes Angebot findet? Wenn ja, dann könnte der großen Firma dadurch ein Schaden entstehen, weil die Surfer auf andere Angebote umgeleitet werden.

Die Verwechslungsgefahr ist ein Rechtsbegriff. Bei der Prüfung einer konkreten Verwechslungsgefahr sind sowohl der streitige Begriff als auch dasjenige zu prüfen, für das er verwendet wird. Bei identischen Begriffen beziehungsweise Marken müssen die Waren und Dienstleistungen nur entfernt ähnlich sein. Umgekehrt gilt, dass bei identischen Waren und Dienstleistungen die Begriffe/Marken nur entfernt ähnlich sein müssen. Sind dagegen weder die Begriffe/Marken, noch die Waren und Dienstleistungen identisch, liegt also bei beiden Faktoren nur Ähnlichkeit vor, so müssen beide Aspekte berücksichtigt werden (so die gesetzliche Begründung zum Markengesetz).

Die Ähnlichkeiten der Begriffe/Marken sind sowohl die originäre, gegebenenfalls die durch dauerhafte Benutzung erworbene Kennzeichnungskraft der Marke, die Deutlichkeit des Hinweises auf ein bestimmtes Unternehmen als auch deren mögliche Verkehrsgeltung, d. h. Bekanntheit in der relevanten Bevölkerung, zu berücksichtigen. Die Ähnlichkeit bei zusammengesetzten Marken, d. h. Marken, die aus verschiedenen Begriffen oder einer Kombination von Worten und Bildern bestehen, beurteilt sich nach dem Gesamteindruck. Nach der sogenannten Prägetheorie des Bundesgerichtshofs darf nur dann ein einzelnes Element herausgegriffen und der Beurteilung zu Grunde gelegt werden, selbst wenn es die Marke deutlich prägt. Eine Marke, die nur aus einem Kunstwort besteht, ist daher sehr stark (Beispiel: "Spunk"). Eine Marke, die aus mehreren Worten der Umgangssprache, eventuell kombiniert mit beschreibenden Symbolen, besteht, ist in der Regel sehr schwach (Beispiel: "Immobilien Scout 24"). Hier wird man auch keinen wirklich prägenden Bestandteil erkennen können, so dass aus der Marke eigentlich nur gegen identische Domains und/oder identische Waren- und Dienstleistungsangebote vorgegangen werden kann, deren Domains sehr ähnlich sind. Wenn es dennoch derzeit Abmahnungen z. B. gegen Domains wie "sitescout" hagelt, dann ist das markenrechtlich kaum nachvollziehbar.

Rn.







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Wort-, Kombinations- und Bildmarken

Im Zusammenhang mit Domains ist es wichtig, zwischen den verschiedenen Arten von Marken zu unterscheiden. Den besten Schutz bieten reine Wortmarken, die nur aus den Zeichen bestehen, die sich auf einer PC-Tastatur finden. Denn das sind in etwa auch die Zeichen, aus denen eine Domain bestehen kann. Der Vergleich zwischen beiden ist daher sehr einfach, eine Verwechslungsgefahr leicht feststell- oder verneinbar.

Anders sieht es bei Kombinationsmarken aus, die aus Wort- und Bildbestandteilen zusammengesetzt sind. Denn eine Domain kann z. Zt. noch keine grafischen Bestandteile enthalten, eine Kombinationsmarke ist jedoch nur in ihrer konkreten grafischen Gestaltung geschützt. Eine Berufung nur auf den Wortbestandteil ist kaum möglich, da Kombinationsmarken in der Regel nur deshalb eingetragen werden, weil eine reine Wortmarke nicht eingetragen werden konnte, weil sie klar beschreibend gewesen wäre oder einen freihaltebedürftigen Begriff enthalten hätte (§ 8 Markengesetz). Daher kann man sich auf den Wortbestandteil einer Kombinationsmarke in der Regel nur dann berufen, wenn dieser zum einen prägend für die Marke ist und zum anderen nicht gegen § 8 Markengesetz verstößt. Reine Bildmarken geben in der Regel gegen Domains gar keinen Rechtsschutz.

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Freihaltebedürftige Begriffe

Viele Begriffe, um die heute Streit im Internet tobt, sind solche, die zur Umgangssprache in Deutschland gehören, die inzwischen auch viele englische Begriffe umfasst. Worte, wie z. B. "Lotto", "Explorer" und "Scout", bezeichnen Dinge des täglichen Lebens. Auch die Zahlenkombination "24" wird heute im Internet als Bezeichnung für "rund um die Uhr" angesehen. Der normale Bürger wird solche Zeichen nicht mehr mit bestimmten Unternehmen in Verbindung bringen. Sie sind vielmehr für bestimmte Waren oder Dienstleistungen üblich geworden. Daher können sie nach § 8 Markengesetz nicht als Marke eingetragen werden. Das sollte eigentlich das Deutsche Patent- und Markenamt im Laufe des Eintragungsverfahrens prüfen. Dass das nicht immer oder nicht immer richtig geschieht, zeigt zum Beispiel der Fall "Webspace". Diese Marke ist inzwischen wieder gelöscht worden. Das nützte allerdings denjenigen nichts mehr, zuvor abgemahnt worden waren. Denn diese Abmahnungen waren jedenfalls formal berechtigt, solange die Marke eingetragen war. Die Abgemahnten bleiben daher auf den Kosten der Abmahnungen sitzen.

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Eigene Rechte der Domaininhaber

Ein weiterer Gesichtspunkt, der gegen markenbesitzende Unternehmen sprechen kann, ist, dass die derzeitigen Inhaber der Domains durch deren Benutzung bereits eigene Rechte erworben haben können. Es ist nämlich in der Rechtsprechung anerkannt, dass die Benutzung einer Domain durch Angebot an der Website zu einem eigenen Recht an der Domain führen kann. Ähnlich, wie bei der Gründung einer Firma an deren Namen ein Recht entsteht, kann dies auch bei einer Domain geschehen. Denn diese ist in der virtuellen Welt quasi das geschäftliche Kennzeichen der darunter liegenden Website. Allerdings werden diese Rechte meist jünger sein, als die der großen Unternehmen. Damit nützen sie bei einer Auseinandersetzung um eine Domain wenig. Denn im Markenrecht gilt der Grundsatz der Priorität, das heißt, dass das ältere Recht das jüngere verdrängt. Wie der Begriff "geschäftliches" Kennzeichen zeigt, gelten vorstehende Ausführungen nicht für rein privat genutzte Domains und Web-Seiten. Allerdings kann man gegen diese sowieso nicht aus Markenrecht vorgehen, weil das gerade eine geschäftliche Nutzung voraussetzt.

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Missbräuchliche Markenanmeldung

Wird eine Marke lediglich zu dem Zweck angemeldet, eine schon existierende Domain zu erlangen, so muss die Markenanmeldung als missbräuchlich gelten. Denn die Marke dient dann nicht vorrangig der eigenen Benutzung, sondern der Verhinderung der Benutzung der mit ihr identischen Domain durch einen anderen. Das kann sich, je nach Lage des Einzelfalles, als Störung eines schutzwürdigen Besitzstandes erweisen. In solchen Fällen kann die Marke auf Antrag gelöscht werden (§ 50 Abs. 1 Nr. 4 Markengesetz). Eine missbräuchliche Markenanmeldung liegt allerdings nicht schon dann vor, wenn die Marke nicht unmittelbar nach ihrer Anmeldung bzw. Eintragung benutzt wird. Denn für die Benutzung hat der Markeninhaber fünf Jahre Zeit (§§ 26, 49 Markengesetz).

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Defensive Marken

Es stellt sich auch die Frage, ob die von Unternehmen angestrengten Massenverfahren nicht schon deshalb rechtsmissbräuchlich sind, weil sie im Ergebnis zu einer bloßen Blockade der Domains führen. Die Firmen können die Tausenden von Domains, die sie gegebenenfalls vor Gericht erstreiten, faktisch gar nicht nutzen. Sinnvoll ist, und das dürfte inzwischen allgemein bekannt sein, nur die Nutzung einer einzigen oder einiger weniger Domains. Denn eine Vielzahl von Domains kann sich kein potenzieller Kunde merken. Sie sind auch nicht erforderlich, um einzelne Teile des Angebots zu präsentieren, dafür gibt es Unterverzeichnisse und Sub-Domains. Man kann solche Domains daher mit defensiven Marken vergleichen. Darunter versteht man solche Marken, die der Inhaber gar nicht benutzen will. Sie dienen nur dazu, eine eingetragene und benutzte Hauptmarke vor Marken anderer Unternehmen zu schützen. Sie sollen also quasi einen Freiraum um die eigene Hauptmarke bilden. Genau denselben Zweck haben die Verfahren gegen Inhaber ähnlicher Domains häufig genug. Defensive Marken verstoßen allerdings wegen fehlenden Benutzungswillens des Anmelders gegen § 3 des Markengesetzes und sind daher nicht eintragungsfähig. Übertrüge man diesen Gedanken auf die Domainfälle, dann dürften die Unternehmen sowieso nicht Inhaber der angegriffenen Domains werden. Ob sich daraus weiter die Konsequenz ergibt, dass die Domains trotzdem aufgegeben oder nur noch für nicht verwechslungsfähige Waren/Dienstleistungen genutzt werden dürfen, ist allerdings zweifelhaft. Jedenfalls wäre das Einsatzpunkt zur Lösung der Massenverfahren.

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Appell an die Vernunft aller Beteiligten

Der einfachste, schnellste, billigste und vernünftigste Weg wäre, dass alle Beteiligten mehr nachdenken und kommunizieren.

• Wer eine Domain anmelden möchte, sollte vorher im Internet recherchieren, ob der gewünschte Name Rechte anderer verletzt. Das kann über Suchmaschinen oder die kostenlosen Angebote des deutschen und ausländischer Markenämter geschehen. Auch wenn man damit bei Weitem nicht alle Fälle ähnlicher Begriffe erfassen kann, reicht es zumindestens aus, um die Situation einschätzen zu können. Wer wirklich sicher sein will, sollte zu einem Rechtsanwalt gehen. Der kann in der Regel, wenn er sich mit Markenrecht laufend beschäftigt, eine weiter gehende Recherche vornehmen.
  
• Unternehmen, die sich in ihren Rechten verletzt fühlen, sollten vor einer formellen Abmahnung das Gespräch mit dem vermeintlichen Verletzer suchen. Ob sie das selbst oder über einen Anwalt machen, ist eigentlich egal. Wichtig ist jedoch das persönliche Gespräch. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass sich etwa die Hälfte aller Fälle auf diese Weise schnell und einfach lösen lässt. Ein weiterer bedeutender Anteil klärt sich nach einer formellen Abmahnung, so weit diese nicht mit einer Gebührenrechnung versehen wird, die das Maß des Anstands sprengt. Eindeutig Gebührenschneiderei ist es zum Beispiel, den Streitwert unangemessen hoch anzusetzen oder Gebühren für einen Patentanwalt zu berechnen, wenn dieser lediglich die Marken Urkunde aus der Schublade gezogen hat. Nur in den übrigen Fällen muss es wirklich zu einem gerichtlichen Verfahren (einstweilige Verfügung, Klage) kommen.

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